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一帶一路背景下,出海企業的商標布局戰略與風險防控
發布時間:2019-12-03

作者:劉琴 華進涉外商標事業部

隨著中美貿易戰的升級,美國的貿易壁壘讓企業開始考慮目標轉移,尋求更為廣闊的市場和機遇,而我們高瞻遠矚的習主席早在2013年即發出“一帶一路”的倡議,期望中國企業與一帶一路企業秉持“共商共建共享”原則加強合作,共同發展,互利互惠。


一帶一路本是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱,時至今日,一帶一路的戰略構想得到了更多國家和國際組織的認可,朋友圈已經擴大到非洲,拉美和大洋洲等區域。這意味著我們在全球的合作伙伴選擇空間更大。


依據商務部年初發布的數據來看,2018年中國與一帶一路沿線國家的貿易總額已經達到了驚人的1.3萬億美元,同比增長16.3%。近6年可觀的經濟數據說明一帶一路沿線國家有極為廣闊的市場前景。且這6年來,在中國政府的主導下,一帶一路國家的基礎設施建議以及投資的政治和經濟環境都大有改善,在政策利好,市場開放的雙背景下,中國企業更應該抓住機遇,積極走出去,走向世界。


從商標法律體系的角度,我們來剖析企業應該怎樣走出去。在商標業有一個廣為流傳的說法,“市場未動,商標先行”。商標作為企業了解海外品牌市場及法律制度的排頭兵,要怎樣先行呢?需要的準備工作有哪些呢?在我看來,有三步。



第一步,定標。企業需要依據自身定位,選定適合推向海外的商標品牌。結合產品的特性,那些簡單易記的臆造詞是企業的首選。全球日化巨頭,2018世界品牌500強排位46名的寶潔公司,其旗下的眾多品牌,例如海飛絲,飄柔等,都符合這一特征,也收到了較好的市場反響,可謂是家喻戶曉。對于產品單一的企業而言,則可以優先選擇將商號對應的英文商標投向海外市場,例如寶潔傳奇的開端,象牙肥皂。對于品類眾多,甚至是跨界經營的企業而言,則可以對商標進行分級,核心品牌對應的為主商標,小而美對應的為副商標。或者對市場進行分級,例如針對男士的剃須護理品牌,吉列。再結合分級的情況進行布局。



第二步,對標。定標之后,企業面向大開方便之門的絲路市場仍感到迷茫,是應該一步到位進行全球商標布局呢,還是分階段的按國家梯隊進行布局呢?這時,企業就需要一個參照的標桿來作為指引,這就是我們說的“對標“。


對標的具體做法是,選擇行業內的一到三家領先企業,例如互聯網行業可以對標2018世界品牌500強的榜首企業“亞馬遜”和“谷歌”,通過全球大數據檢索出這些企業的全球商標布局情況,分析了解領先企業的主要商標、國家地區、注冊的類別分別有哪些。借用任正非先生的標桿學習觀點,先僵化,再優化,后固化。借鑒領先企業的商標布局經驗,形成自有商標布局戰略。


同時通過研究領先企業的注冊細節,例如分析注冊商品項目的具體描述,找到其研發的新方向,企業還能適時制定和調整企業的產品和市場戰略。而如果企業通過評估發現這些領先企業已經壟斷相應市場,還可以選擇反其道而行,選擇這些領先企業所未布局的市場進行開拓。



第三步,在理清了商標和市場情況之后,還有非常重要的一步,那就是去了解當地法律法規,和中國商標法進行對比分析,以避免觸碰注冊禁忌。例如,在可注冊商標層面,各地的注冊禁忌比較多,絲綢之路的腹地,中東地區,因為宗教文化的差異,黃顏色,豬的圖形都禁止注冊。圖形商標的注冊尤其需要注意各地風土人情及商業習慣,例如在捷克,捷克人認為紅三角是有毒的,1926年的老上海名牌,三角毛巾,其商標就與之相悖。當然綠三角也有禁忌,在土耳其,綠三角是表示“免費樣品”,所以最好不要作為商標使用。


以上法律準備工作做好后,企業就可以正式展開商標布局了。對商標專用權的確認和取得,世界各國有不同的規定,歸納起來大致采用"注冊原則"、"使用原則"和"混合原則"這三種方式。目前只有美國等少數幾個國家采用使用原則,但申請注冊是形成商標專用權的唯一法律事實,因而通過商標注冊來固化并強化商標權,是大多數國家和地區所認可并采用的方式。


對于全球商標獲權方式而言,一共有三種途徑進行注冊申請。分別是馬德里國際商標注冊,區域性組織商標注冊,單一國家/地區商標注冊。企業可以依據自己商標布局需求,靈活制定商標布局方案。


在進行商標布局后,就進入知識產權領域的真正難題所在了。正如英國Barton教授所說:“在整個知識產權法律體系中,商標法最難理解,其適用結果也最難預測“。對商標法了解的越少,就越容易誤認為其簡單。接下來我們就來看一下企業遇到的商標難點和痛點問題是哪些,以及我們的應對策略。



風險的應對,首先讓人聯想到的總是監測。目前,可以提供全球商標監測的數據庫服務商不少。利用這些工具可以幫助企業監測到全球范圍內進入公告期的相同或近似商標,以便企業及時了解信息,迅速制定出應對方案。監測除了能夠對潛在商標風險進行預警功能之外,還有另一項非常實用的功能, 這也是前面提到的對標的延續。競爭對手商標監測, 幫助企業做競爭對手的商標情報分析,進而了解行業動態,為企業拓展商標布局,持續性的提供靈感和思路。


隨著企業商標保護意識的加強,在全球運用對抗性程序來解決商標糾紛的情況也屢見不鮮。依據審查機關的不同,對抗性程序分為行政和司法兩種途徑。而具體的對抗程序,撤銷,和無效,涉及到要消滅或消除第三方的商標專用權,關系和影響重大,在部分國家卻不像中國一樣,屬于行政程序,而是司法程序。例如,一帶一路的前十的貿易伙伴,俄羅斯和印度尼西亞,其連續三年不使用撤銷程序即是司法程序。



接下來,我們通過異議程序來了解海外對抗程序的具體運用。從法理的角度而言,異議理由通常有五種,第一種是違反商標法關于商標注冊或使用的禁止性規定;第二種是商標缺乏顯著性;第三種是與在先商標沖突;第四種是惡意注冊;第五種是與其他在先權利沖突。對于利害關系人來說,運用的最多的是第三種,與其在先商標權沖突。這里的在先商標權又可分為兩種,一種是注冊在先,一種是使用在先。權利人可以基于其一提起異議。


針對監測到的與自有商標近似/相同, 權利人認為相關公眾易造成混淆和誤認的,可向主管當局提起異議,要求主管當局撤銷第三方之商標申請。如果利害關系人在意向市場發現進入公告期的商標,又該怎樣提起異議呢?這里我向大家展示一個利用優先權啟動異議程序的案例,來拓寬大家的異議思路。


依據《保護工業產權巴黎公約》的規定,申明優先權需要在首份申請提交后6個月內在其他法域提出。針對部分公告前置或無實審程序的地區,進入公告期的商標其申請日與公告日相隔較近。權利人可以基于公告商標的申請日向前推6個月,核查是否在《巴黎公約》成員國內遞交有商標申請,如有,可在異議國提交一份商標申請,聲明優先權,即可獲得一份早于公告商標申請日的在先商標申請權,從而啟動異議。


異議針對的是進入公告期的商標,針對那些已經注冊的商標,尤其是搶注的商標,又需要怎樣應對呢。企業遇到此類情況不要慌,先冷靜下來,然后我們對搶注人和搶注商標的信息進行詳實的背景調查。核實搶注人的基本信息,是否有效續存,是否與自身有商業往來,經銷關系等等;核實搶注商標的基本信息,從注冊和使用兩方面入手,查看注冊商標是否滿足撤銷或者無效的要件,使用的主體與注冊主體是否一致,商標的使用形式與注冊形式是否一致。背景調查完成后,先禮后兵,針對有商業合作關系的,可與搶注人進行協商,探討轉讓的可能性;或者在主管當局接受的情況下,出具同意書,共存協議,讓雙方商標共存。


如果友好協商的方式不能解決商標糾紛,權利人需要采取更為強烈的法律措施來維護權利。結合商標調查報告,對搶注商標發起挑戰,不使用撤銷,無效等對抗性程序,以進行壓制,進而排除障礙。對于不使用撤銷而言,需要提醒權利人注意的是,部分地區的使用舉證責任在權利人,例如印度尼西亞,越南。


在此之前,還可以向搶注人發出警告信。警告信是權利人采取強硬法律行動的前奏,警告信的作用是闡明事態,提出主張,告知后果。運用得當, 警告信可以實現以最低的成本順利維權。



接下來我們加深下警告信的了解。同為東盟成員國的緬甸,在商標領域一直是個特別的存在。此前一直沒有頒布成文的商標法典。直到2019年1月30日其《商標法》才正式通過,但由于仍需要時間制定實施細則,設立知識產權局和知識產權法院,所以具體實施,有望在2020年實現。當前緬甸商標采用登記制度。且官方登記簿數據不對外公開,登記完成后,權利人可選擇在當地報紙上刊登警示公告,以產生對抗第三人的效力。正是目前這種制度的不完善,實踐中,很容易出現兩個不同的權利人先后持有相同或近似商標的情況。這就給權利人帶來了極大的注意和監測負擔。


A公司就遇到了這樣的情況,A公司雖仍有在先登記商標,但沒有進行警示公告,通過全球監測,A公司監測到同行B公司在緬甸的商標警示公告。A公司隨即對其在先商標登記內容進行了警示公告,公告發布后,立即向搶注人發出了警告信,聲明商標所有權,以提起商標訴訟作出威懾,要求撤銷注冊商標。B公司在收到警告信后,回函表明其無意侵權,并按警告信之要求撤銷了該注冊商標,刊登了撤銷公告。


本案中,警告信能發揮作用的前提是,對方意識到該行為對應的商標使用行為,在緬甸要承擔侵權責任,且侵權成本較高。一旦緬甸法院認定侵權成立,法院會針對侵權人下發一份永久性禁令,故警告信在此發揮了它的應有之用。


對于有侵權或被侵權風險擔憂的權利人而言,在商標投入使用之前進行商標使用風險分析非常有必要。在使用之前,權利人會考慮先進行宣傳推薦以打響知名度,例如跨國參展,商業贊助等等。正在激烈角逐的女足世界杯就涉及到贊助的問題。贊助活動并非傳統意義的商標使用行為。贊助球隊和贊助球賽又有所不同。一般而言,贊助球隊除受各國民法,反不正當競爭法,廣告法規制外,還有各職業足球聯盟內部規定制約。贊助方需擔保意向球隊的侵權風險,否則無法與球隊簽約。例如《西班牙職業足球聯盟內部規定》第9條,就規定西班牙足球隊的官方隊服需在職業聯盟進行法律性檢查,以避免正式比賽用衣有侵權風險。


而贊助球賽,又分為現場背景廣告和面向全球的球賽直播或轉播期間的廣告插播。以俄羅斯為例,針對現場背景廣告,一般傾向于認定該廣告的發生地在俄羅斯。贊助商在俄羅斯有商標權即可。針對插播廣告,如贊助商在球賽播放國沒有商標權,其認定侵權行為就比較復雜。需要考慮贊助商在當地是否有直接的銷售行為,球賽的廣告是否旨向在俄羅斯以外的地區進行銷售,如果無法將贊助廣告與當地在先商標權形成直接關聯,即贊助商的主觀意圖與客觀行為是否高度一致,如否,則當地法院因此而判定侵權的概率相對較低。


由于商標資源的稀缺性,且商標權本質上是一種壟斷權,因而因商標沖突引發的侵權問題時有發生。對于可能的侵權訴訟,權利人最重要的準備工作是提前了解當地維權程序。作為主攻方,盡可能多的收集并固定侵權證據是啟動侵權訴訟的重要武器。而作為防守方,在確認侵權指控事實清楚之后,需要正面應訴,同時尋找原告侵權主張是否存在瑕疵或漏洞,例如其基礎商標權是否投入商業使用,以據此進行反攻,通過增加對抗籌碼來爭取時間和機會,進而贏得訴訟或達成和解。


結合全球商標侵權案例來看,中國企業更多的是以被告的角色出現。接下來,我們選取一帶一路最主要的貿易合作伙伴印度來了解該國的商標侵權應訴措施。印度是世界上發展最快的國家之一,目前中國企業在印度的商業活動頻繁,與之對應的商標糾紛也越多。2017年印度商標法修訂后,其審查程序加快,但對于舊法下的商標審查極慢,一旦出現駁回或異議等爭議程序,其審查期將非常長。


印度司法程序拖沓,其訴訟費用和舉證成本較高。另外印度法院的法官數量少,但法官辦案的獨立性卻非常強,判案中出現程序不合法的情況也較為多見。本案中,A公司就遇到這這樣的一個情況。A公司是國內一家知名的建筑材料行業的龍頭企業,在2012年被一家世界500強的他國同行起訴商標侵權。


2013年印度某高等法院,在A公司對此毫不知情的情況下,作出了對A公司不利的缺席判決。A公司在2015年收到B公司印度律師的來函時才得知此事。A公司震驚異常,隨即對此展開調查。經過調查有兩大重要收獲。其一是調卷得知當時的庭審材料中并沒有針對A公司的法院傳票簽收回執,當時缺席判決的程序不合法。其二是B公司維權主張的商標與A公司并非高度近似,且該商標在印度連續5年沒有投入商業使用。基于以上調查結果,A公司迅速做出應對。第一步以當時的審判程序不合法為由,起訴至該高等法院要求對原禁令作出無效判決,第二步,針對B公司基礎商標,提起不使用撤銷。第三步,重新遞交自有商標申請。最終,經過5年多的努力,A公司在印度拿到了商標權。


本案給我們的啟示是,在印度,商標戰是一場持久戰。只要不放棄,窮盡一切救濟途徑,就可以成功爭取到商標權。當然以上分享商標策略并不是目的,而是手段,在了解商標策略后,企業仍能做到市場未動,商標先行,就實現了企業商標保護的初衷,助力發展,抵御風險。

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